Проблема: У головних тролях
Захист прав інтелектуальної власності породжує охочих зловживати нею
Донедавна в Україні проти патентного тролінгу боротьба майже не велася ні в законодавчій площині, ні в практичній, оскільки для цього не було належного законодавчого підґрунтя. Закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» № 815-IX та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» № 816-IX, прийняті 21 липня 2020 року, покликані заповнити законодавчі прогалини і таким чином сприяти боротьбі проти патентного тролінгу. Закони передбачають, зокрема, можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку; розширення переліку технологій, на які не поширюється правова охорона; право будь-кого мотивоване заперечувати проти заявки на винахід протягом шести місяців від дати публікації відомостей про таку заявку, а результатом розгляду такого заперечення повинен стати обґрунтований висновок експертизи. За словами радниці практики інтелектуальної власності AEQUO Наталії Дрюк, це надає можливість вчасно привернути увагу експертів до дефектів певної технології і не допустити видачі патенту або ж визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку. Юристи, які займаються патентним правом, оцінюють їх позитивно, хоча й без упевненості в тому, що патентний тролінг як явище буде подолано.
Сутність же цього явища зводиться до зловживання власниками патентів своїми правами інтелектуальної власності з метою отримання винагороди, яка нерідко супроводжується шантажем, здирництвом та іншими діями, від яких страждають добросовісні суб’єкти господарювання. Причому такі власники патентів, як правило, не є ані винахідниками, ані виробниками відповідної продукції, проте виявилися спритнішими від добросовісних підприємців або справжніх винахідників, або ж коли відповідні речі чи дизайн не є новими, проте ніхто в Україні не додумався їх запатентувати.
Труднощі боротьби
Здавалося, можна було б протидіяти патентному тролінгу ще на стадії реєстрації патенту, щоб ніхто не мав змоги зареєструвати те, що вже давно є і реєстрація чого не відповідає принципу новизни. Так, у США ще у ХІХ столітті «патентні акули», як їх тоді називали, отримали десятки тисяч патентів на дрібні деталі давно відомих речей, і особливо уразливими стали американські фермери, щодо яких часто висувалися звинувачення у використанні «чужих» технологій у сільському господарстві і яким погрожували судовими процесами. Проте не все так просто, хоча сама проблема стара, але до сьогодні вона далека до свого розв’язання. Справа в тому, що гіпотетичне введення обов’язкової експертизи на відповідність критерію новизни для всіх заявок суттєво сповільнило та ускладнило б процедури отримання патентів. Тому більш ефективними вважаються механізми протидії видачі недобросовісних патентів ще на етапі подання заявки, скасування патентів, отриманих патентними тролями, а також зробити економічно недоцільними судові процеси, ініційовані останніми.
Про складність боротьби проти патентного тролінгу свідчить і той факт, що його жертвами нерідко стають великі компанії-флагмани різних індустрій, особливо високотехнологічних, які навіть мають штатних фахівців з інтелектуальної власності, а перед виведенням на ринок певного товару мають відповідний патентний портфель для його підтримки. В одному складному механізмі може бути закладено тисячі патентів, що стосуються різних його елементів, складових чи дизайну — будь-то літак чи високотехнологічне устаткування, відповідно, прорахувати всі можливі претензії практично неможливо. Багато компаній у різних країнах світу часто погоджуються на мирову угоду з тими, кого вони вважають патентними тролями, середня ж сума таких угод у США становить кілька сотень тисяч доларів. Такий варіант виявляється більш вигідним, аніж судові процеси, які можуть коштувати значно дорожче, співробітники змушені відволікатися на судові баталії, виникають ризики витоку внутрішньої інформації та промислових таємниць, з’являються репутаційні ризики. Компанії йдуть на мирову навіть у тих випадках, коли вони впевнені у своїй правоті.
Часто патентні тролі застосовують тактику вичікування: вони звертаються з претензіями тоді, коли починається випуск та реалізація відповідної продукції, щодо якої патентний троль має претензії. На цій стадії виробник більш уразливий, оскільки призупинення виробництва зазвичай пов’язане зі збитками і, відповідно, він більш схильний до компромісів з патентним тролем із виплатою останньому компенсації. Самі ж фірми, яких опоненти називають патентними тролями, такий ярлик можуть сприймати як образливий, вважаючи себе добросовісними набувачами патентів, які їм необхідні для власної діяльності. Як приклад можна навести компанію Uniloc, яка сама є розробником програмного забезпечення, проте за майже 30 років свого існування судилася з приводу патентів понад 300 разів, зокрема з Microsoft, Apple та Kaspersky.
Адаптуватись під реалії
Узагалі немає єдиного чіткого способу боротьби проти патентного тролінгу. «Кожна країна використовує різний арсенал способів для боротьби з патентними тролями», — говорить юристка ПЮА «Дубинський і Ошарова» Анна Чепкова. Вона звертає увагу на те, що в цьому арсеналі є як законодавчі способи, так і ті, що виходять за межі лише одного законодавчого регулювання. Наприклад, у США своєрідним соціальним способом боротьби є спеціальні рейтинги патентних тролів. Сучасне американське законодавство базується на Leahy-Smith America Invents Act від 16 вересня 2011 року, відповідно до якого власники патентів були обмежені у можливості притягати до відповідальності відразу кількох відповідачів (що часто є ознакою патентного тролінгу), а судовий процес став дорожчим. Окрім доведення факту порушення патенту, треба також довести і факти заподіяння конкретних збитків. У тих же випадках, коли суд визнає позов шкідливим, щодо позивача застосовуються штрафні санкції. У країнах ЄС віддають перевагу заставі, яку позивач зобов’язаний вносити перед розглядом спору, і це може ефективно відсіювати недобросовісних скаржників. Сума застави зазвичай розраховується з огляду на необхідність покриття всіх судових витрат за рахунок сторони, яка програла.
«Однак, згадуючи способи боротьби з патентними тролями в інших країнах, не слід забувати, що патентний тролінг в Україні та патентний тролінг в ЄС або США — не зовсім одне й те саме. У США або ЄС патентний тролінг — це більше про неетичну поведінку власників патентів, а не про патенти на сірники та інші подібні речі. Тому в Україні не можна сліпо запозичувати міжнародний досвід, а варто розробляти і запроваджувати власні, адаптовані під наші реалії, способи боротьби з патентним тролінгом», — говорить Анна Чепкова.
Експорт-імпорт
Законодавчі зміни спрямовані, зокрема, на полегшення експортно-імпортних операцій — у цій сфері вітчизняні патентні тролі завдають особливо багато неприємностей. За словами генерального директора Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олега Назаренка, на сьогодні патентні тролі в Україні вже отримали патенти всіх автомобільних запчастин. Від їхніх дій найбільше страждають дрібні імпортери, оскільки власники патентів у будь-який час можуть заборонити імпорт товару. Представництвам великих міжнародних компаній чи дилерам протистояти тролям простіше. Бувають випадки, коли патентний троль дізнається про наміри імпортера завести на вітчизняний ринок новий товар і грає на випередження, отримуючи права інтелектуальної власності на нього.
Коли власники патентів вносять їх до митних реєстрів, це зобов’язує митників зупиняти розмитнення відповідних товарів і повідомляти про них власників патентів. Це стосується абсолютно різних товарів і може зачіпати як їх у цілому, так і певні складові, наприклад ліки в тарі, на яку є патент. Причому якщо має місце подача позову до суду, то товар затримується на значно більший строк, аніж у разі, коли сторони приходять до взаємної згоди (за рахунок сплати власнику патенту певної суми). При цьому ризики сторін є неспівставними: якщо патентний троль ризикує лише своїм патентом, який може бути скасовано, то імпортер ризикує своїми доходами, зв’язками з контрагентами, можливістю втратити своє місце на ринку, товар може зіпсуватися; крім того, він вимушений витрачати свої ресурси на юридичні процедури захисту своїх законних інтересів, не маючи можливості компенсувати їх ні за рахунок троля, ні за рахунок держави.
У випадку з медичними препаратами під загрозу можуть бути поставлені інтереси пацієнтів. Про шкоду від патентування давно відомих речей, які, відповідно, не відповідають критерію новизни, свідчить, зокрема, патент, отриманий у 2015 році на спосіб отримання інформації шляхом зчитування з QR-коду, який почали застосовувати ще у 1994 році. Власник цього патенту у разі внесення його до митного реєстру отримав би можливість перешкоджати переміщенню через вітчизняні митниці будь-яких товарів, що містять QR-код.
Вітчизняний досвід
Складність боротьби з патентними тролями відображена і в листі Державної фіскальної служби України щодо ситуації з митним оформленням волоських горіхів у зоні діяльності Одеської митниці ДФС від 5 грудня 2018 року, в якому, зокрема, зазначається, що «митний реєстр містить 10 діючих реєстрацій об’єктів права інтелектуальної власності — корисних моделей, що визначають спосіб упаковки горіха волоського при транспортуванні. Очевидно, що ознаки формул цих корисних моделей не є новими і тривалий час є загальнодоступними у світі, що ставить під сумнів їх патентоспроможність. Проте перелічені патенти є чинними, належать різним правовласникам та, згідно з діючим порядком, включені до митного реєстру, що ведеться ДФС. Формальні підстави для відмови ДФС у такій реєстрації відповідно до чинного законодавства відсутні. При цьому питання відповідальності власників майнових прав на такі об’єкти права інтелектуальної власності, як промислові зразки та корисні моделі, на сьогодні законодавчо не врегульоване. Права власника патенту не є адекватними його відповідальності». Митниця не мала іншого вибору, як реагувати на заяви власників патентів, призупиняючи експорт горіхів, і констатувала, що митниці ДФС вимушені витрачати свій достатньо обмежений адміністративний ресурс на задоволення вимог власників сумнівних патентів, а не на протидію реальним підробкам і контрафакту при здійсненні ЗЕД.
Анна ЧЕПКОВА, юристка ПЮА «Дубинський і Ошарова»
Прийняті у минимулому році законодавчі зміни можна однозначно охарактеризувати як значний крок уперед у боротьбі з патентним тролінгом. Ними нарешті був запроваджений адміністративний спосіб визнання недійсними прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки — post-grant opposition, який є головним способом боротьби з патентним тролінгом у розвинутих країнах. Цей спосіб надає можливість визнати права патентного троля на корисну модель (промисловий зразок) недійсними без звернення до суду шляхом подання заяви до Апеляційної палати.
Однак, на жаль, навряд чи запровадження одного лише post-grant opposition довзолить покласти кінець патентному тролінгу. Для успішної боротьби з цим явищем необхідна комбінація різних способів, серед яких мають бути і фінансові санкції, і посилення вимог до процедури реєстрації корисних моделей і промислових зразків. Не треба забувати, що українське законодавство не передбачає проведення кваліфікаційної експертизи для реєстрації прав на корисну модель та промисловий зразок. Відповідно до чинного регулювання, процедура реєстрації корисних моделей та промислових зразків обмежується лише формальною експертизою. Як наслідок, в Україні патентні тролі успішно реєструють права на сірники, вішаки та інші подібні предмети. Тому запровадження додаткової перевірки корисних моделей та промислових зразків дозволить суттєво зменшити кількість випадків патентного тролінгу.
Наталія ДРЮК, радниця практики інтелектуальної власності ЮФ AEQUO
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» № 816-ІХ, прийнятий 21 липня 2020 року, містить суттєві нововведення, спрямовані на боротьбу з недобросовісним патентуванням. Наприклад, раніше речовини та їх композиції могли бути об’єктами як винаходів, так і корисних моделей, а, як пам’ятаємо, патент на корисну модель одержати набагато легше. Згідно з новим Законом, речовина більше не може охоронятися як корисна модель. Отже, тепер, щоб запатентувати речовину або композицію речовин, потрібно, щоб такий об’єкт задовольняв не тільки вимоги наявності новизни та промислової придатності, а й відповідав вимозі винахідницького рівня. Більше того, введена додаткова умова патентоздатності винаходу для нових форм лікарських засобів (частина 3 статті 6 Закону): такими, що явно випливають з рівня техніки, можуть бути визнані нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу (солі, композиції тощо), якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю. Це має ускладнити видачу патентів на технології, до патентозданості яких є сумніви. Однак ринок відчує суттєвий вплив таких нововведень лише через декілька років.
Ми неодноразово подавали позови про визнання недійсними патентів на винаходи та корисні моделі через їх невідповідність вимогам патентозданості й успішно супроводжували клієнтів у таких справах. Також навіть до запровадження процедури pre-grant opposition ми відстежували подання заявок на винаходи, що, на нашу думку, містили дефекти, та подавали відповідні листи до відома експертів Укрпатенту, хоча вони й не були зобов’язані брати їх до уваги. В абсолютній більшості випадків такі наші зусилля були не марними.
Олена КОЖОКАР, юристка Asters
Загалом торішні законодавчі зміни у сфері охорони прав на корисні моделі та промислові зразки, які зазвичай є об’єктом патентного тролінгу, можна назвати позитивними. Безперечно, найбільш очікуваною зміною в контексті боротьби з патентним тролінгом стало запровадження адміністративної (позасудової) процедури визнання недійсними свідоцтв на промислові зразки в Апеляційній палаті (post-grant opposition). Зазначена процедура, порівняно із судовою, є дешевшою та в значно коротші строки дозволяє захистити інтереси добросовісного бізнесу. Найбільшою прогалиною нововведень, що знижує ефективність боротьби з патентним тролінгом, залишається відсутність матеріальної відповідальності патентних тролів за зловживання правами інтелектуальної власності та відшкодування збитків добросовісних учасників ринку від таких недобросовісних дій.
Враховуючи міжнародний досвід, найбільш дієвими заходами для боротьби з патентними тролями є посилення відповідальності недобросовісних патентовласників, наприклад, шляхом запровадження більш дієвого механізму покладення всіх витрат на сторону, що програла спір; встановлення відповідальності осіб, які сприяють недобросовісній реєстрації об’єктів (у тому числі експертів патентного відомства, патентних повірених).
Для наших клієнтів ми втілювали різні стратегії боротьби з патентним тролінгом, у тому числі превентивну реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності, які клієнт використовує, переговори, а за необхідності — і звернення до компетентних органів.
Походження «патентного троля»
Першим патентним тролем умовно можна назвати американського юриста Джорджа Селдена. У 1879 році він подав патентну заявку на «вуличний локомотив з двигуном внутрішнього згорання», проте зареєстрував патент через 16 років, протягом яких він вносив зміни до своєї заявки. У судовій інстанції його претензії було підтримано, і Селден укладав ліцензійні угоди з автомобільними компаніями. Ним же була організована Асоціація ліцензованих автовиробників, члени якої робили відрахування з кожного проданого автомобіля. Винятком став легендарний Генрі Форд — він не хотів ставати членом Асоціації та купувати патенти. З цією метою він мотивував інженерів своєї компанії розробляти альтернативні пристрої і технології, які не підпадали б під існуючі патенти. Власне, це й допомогло компанії Ford виграти восьмирічний судовий процес проти патентного троля. У суді першої інстанції справу виграла Асоціація — на підставі того, що автомобілі Ford приводяться в рух за допомогою бензинових двигунів, які описані у патенті Селдена, компанія мала сплатити штраф у 350 тисяч доларів. Проте Ford виграв апеляцію: апелянт довів, що двигуни в його автомобілях працюють згідно з іншим циклом, ніж запатентовані двигуни.
Сам же термін «патентний троль» з’явився у 2002 році, коли представник компанії Intel в одному інтерв’ю назвав адвоката протилежної сторони «патентним здирником», внаслідок чого Intel отримала ще один позов — на цей раз дифамаційний. Один із юристів Intel придумав термін, який би не підпадав під ознаки дифамації, і ним став «патентний троль».
